Casos prácticos: Sociedades y Propiedad industrial
Caso práctico 1
MADSPORT, S.A. se propone registrar como marca comunitaria la marca ZITRONPLUS para distinguir guantes deportivos fluorescentes, aunque MADSPORT, S.A. pretende utilizar dicha marca para distinguir un nuevo tipo de guantes deportivos con un diseño especial.
Con este propósito acude a Vd. como abogado para que le asesore sobre los siguientes extremos:
1) A qué Oficina o a qué Organismo Público debe dirigir su solicitud de registro de marca comunitaria.
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
2) Si podría registrar el modelo de guantes caracterizado por su diseño especial como marca tridimensional comunitaria independiente, y por qué sí o por qué no.
No, porque no habría autonomía entre la marca y el producto. Se trata de formas que afectan al valor intrínseco del producto (art. 7.1.e RMC).
3) Si el registro de ZITRONPLUS como marca comunitaria le permite impedir que un tercero comercialice el mismo tipo de guantes deportivos pero con una marca completamente diferente.
No podría impedirlo con base exclusiva en su derecho de marca, porque la protección de la marca recae sobre el signo – como distintivo – y no sobre el producto en ningún caso (art. 9 RMC).
4) En el caso de que su solicitud de marca comunitaria fuera denegada, si cabe algún recurso y qué órganos conocerían del mismo.
Sí, ante las Salas de recursos de la OAMI, cuya resolución es, a su vez, recurrible ante el Tribunal General de la Unión Europea (arts. 58 y ss. RMC).
5) Ante qué tribunales tendría que ejercitar sus derechos en caso de que le fuera concedida la marca y un tercero infringiera sus derechos importando a España guantes con la marca ZITRONPLUS desde un tercer país donde su marca no estuviera protegida.
Ante los tribunales de marca comunitaria (art. 95 RMC).
Por otra parte, MADSPORT, S.A. y MINSPORT DEL NOROESTE, S.L. ambas con domicilio social en España se están planteando acordar dentro del semestre próximo en sus respectivas juntas generales la absorción de MINSPORT DEL NOROESTE, S.L. por MADSPORT, S.A. En estas circunstancias, se dirigen a usted como abogado para preguntarle lo siguiente:
6) Si la Ley permite la absorción entre sociedades de distinta forma
Sí que está permitido, siendo el único requisito al respecto que todas las sociedades estén correctamente constituidas. (arts. 22 y ss. LME).
7) Si en caso afirmativo, siendo entonces los acuerdos válidos, tendrían los socios que hayan votado en contra derecho de separación de sus respectivas sociedades.
No existe derecho de separación por causas legales en el supuesto que nos ocupa (art. 346 TRLSC).
Caso práctico 2
La Sociedad MONTSPORT, S.A. es titular de la marca “Romont” para ropa deportiva de montaña y esquí. La sociedad MONTSPORT, S.A. considera que “MENTASPORTIV, SL” al utilizar un logotipo similar al suyo y con la grafía casi idéntica –“Remont iv ”- está violando su marca. Por ello, ha decidido demandar a “MENTASPORTIV, S.L.” por violación de marca.
El demandado, MENTASPORTIV, SL,
1) ¿Tendrá que probar que la marca no ha sido usada como tal en el mercado, si quiere eximirse de responsabilidad? Responda afirmativa o negativamente y razone el porqué.
El demandado, MENTASPORTIV, S.L. no tendría que probar este extremo. (arts. 34 y 40 y ss. LM, unidos al título XIII de la LP y al principio onus probandi.)
2) Razone si el demandado podría solicitar por vía de excepción que el titular pruebe que la marca ha sido objeto de uso real y efectivo.
Si, a tenor del art. 127 LP (no se aplicaría el 126 LP porque no es un supuesto de nulidad).
3) Explique también si la falta de uso, en caso de que así fuera, puede dar lugar a la caducidad.
Si, en base al uso obligatorio de la marca (art. 39 LM) y a las disposiciones sobre la caducidad de la marca (arts. 55.1.c y 58 LM).
Desde el punto de vista societario, los cinco socios de MONTSPORT, S.A., han decidido por unanimidad celebrar una junta general, con ocasión de una reunión que tenían para tratar del futuro empresarial. Aprovechan esa junta general para tratar de la absorción de MONTSPORT, S.A por parte de una sociedad mayor, denominada DEVASPORT, S.A. Al final de la reunión se adoptó el acuerdo con el voto a favor de tres de los socios que representan el sesenta por ciento del capital social.
Teniendo en cuenta esos datos, razone si el acuerdo de absorción:
4) Es nulo por no haberse adoptado en una junta debidamente convocada
No, puesto que la junta celebrada ha quedado válidamente constituida por el acuerdo unánime de todo el capital social, esto es, se ha constituido una junta universal (art. 178 TRLSC).
5) Es nulo por no haberse adoptado por unanimidad?
No, puesto que para adoptar un acuerdo de absorción no se requiere la unanimidad de votos favorables, sino mayoría legal reforzada (arts. 199.a) y 288 TRLSC y 40 LME).
6) Sería un acuerdo válido?
Si lo sería, por lo expuesto en las dos cuestiones anteriores.
Caso práctico 3
En la sociedad anónima “FuturMettSA”, cuyo capital social es de 600.000 euros, con tres socios que ostentan partes iguales de capital (2.000 acciones cada uno por un valor nominal de 100 euros por acción) se está considerando la reducción de dicho capital social a 300.000 euros con el fin de incrementar la reserva legal. En tal caso, le preguntan a usted como abogado:
1) Qué mecanismos existen para realizar la reducción de capital y como se aplicarían para su caso particular, así como si Vd. recomendaría alguno en particular.
La reducción puede llevarse a cabo mediante disminución del valor nominal, amortización de un número de acciones o agrupación de acciones (art. 317.2 TRLSC)
Mediante disminución del valor nominal, cada socio conservaría sus 2.000 acciones pero el valor nominal de éstas pasaría de 100 euros a 50 euros.
Mediante amortización de número de acciones, el valor nominal de las mismas se quedaría en 100 euros, pero cada socio conservaría 1.000 acciones, por lo que la sociedad pasaría de tener 6.000 acciones a tener 3.000, amortizándose (extinguiéndose) las 3.000 restantes.
Mediante agrupación de acciones, la sociedad entrega por cada X número de acciones agrupadas una nueva acción cuyo valor nominal es menor que la suma de los valores nominales agrupados. Por ejemplo, en nuestro caso cada socio agrupa sus acciones de 10 en 10 (el valor nominal de 10 acciones es 1.000) y a cambio recibe una acción por valor nominal de 500 euros. La nueva configuración de la sociedad sería el capital social deseado (300.000 euros) y cada socio tendría 200 acciones por valor nominal de 500 euros.
2) Qué trámites deben seguir para llegar a dicho acuerdo.
La reducción se tendrá que llevar a cabo mediante acuerdo de la Junta General de accionistas (arts. 159-208 TRLSC) pero no hay que olvidar que se trata de un acuerdo que requiere modificación estatutaria, por lo que hay que tener en cuenta también los imperativos de los arts. 285-290 TRLSC. En particular, habrá que tener en cuenta los siguientes extremos:
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Necesidad de redacción de una propuesta de modificación (art. 286).
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Constitución de la Junta mediante quorum reforzado (art. 194) y adopción del acuerdo según las mayorías previstas en el apartado 2 del art. 201.
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Escritura e inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil y publicación en el BORME y en la web de la sociedad o en un periódico de gran circulación en la provincia donde ésta tenga su domicilio (arts. 290 y 319).
3) Si dicha reducción puede llevar aparejada la devolución o restitución del valor de las aportaciones o, al menos, de una parte de las mismas.
Para responder a esta pregunta nos haría falta un dato que desconocemos: el estado financiero de la sociedad, esto es, el patrimonio real del que dispone.
No hay que olvidar que la ley fija la reserva legal de una sociedad en el 20% de su capital social (art. 274 TRLSC). Antes de la reducción proyectada, la reserva legal de “FuturMettSA” se sitúa en 120.000 euros. Tras la reducción de capital, la reserva legal se situará en 60.000 euros.
En este caso, es de aplicación el art. 326 TRLSC (al que nos remite el art. 328), prohibiéndose el reparto de dividendos y, por ende, la restitución del valor de las aportaciones, hasta que se cubra el 10% de la nueva reserva legal (en nuestro caso, 30.000 euros).
Por otra parte, uno de los socios se ha informado de que para el hipotético caso de futuras pérdidas una opción posible para sanearlas es la de reducción del capital a cero y su aumento inmediato hasta 59.000 euros. En este sentido quieren saber si en el futuro:
4) esa operación estaría permitida por la Ley o no.
Si bien la llamada “operación acordeón” está permitida en el Capítulo IV del Título VIII (arts. 343-345), estableciendo una regulación mínima, no sería posible llevar a cabo la operación tal y como está planteada, ya que el capital social mínimo en una sociedad anónima se establece en 60.000 euros (art. 4.3 TRLSC).
“FuturMettSA” tiene por objeto social la fabricación de puertas blindadas y correderas de todo tipo de materiales. Su marca española “FMDoor” la tiene inscrita desde hace cinco años. Recientemente ha tenido conocimiento de que en la zona de Valencia una empresa está fabricando y comercializando puertas con tecnología domótica bajo la denominación “FMDomotic”. Esta última empresa no tiene esta denominación registrada según han podido averiguar y le preguntan a usted como abogado:
5) qué acciones podrían entablar en su caso?
En este caso, la legitimidad de entablar las acciones viene dada por el riesgo de confusión o asociación que se puede dar entre las dos marcas, aunque no sean idénticas, ya que los productos que lanzan al mercado son similares (art. 34.2.b) LM).
“FuturMettSA”, como titular de la marca “FMDoor”, puede entablar cualquier acción de las comprendidas en el art. 34.3 y las reconocidas en los arts. 40 y ss. LM.
6) ante qué tribunales deberían interponer la demanda en caso de que así pudieran hacerlo?.
Conocerá del asunto al tratarse de una marca nacional, tendrá competencia el Juzgado de lo Mercantil (competencia objetiva según el art. 86 ter.2.a LOPJ) del lugar sede del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidad Autónoma donde tenga su residencia el demandado o bien, los competentes serían los mismos juzgados pero del lugar donde se hubiera realizado la violación de la marca, o de aquéllos donde se hubieran producido sus efectos, a tenor del art. 125.3 LP. Se aplica la LP porque la DA 1ª LM remite a ésta para cuestiones procesales.
Caso práctico 4
Los hermanos Sandrín, dedicados a la fabricación de azulejos, quieren constituir una sociedad limitada para seguir desempeñando su actividad empresarial. Se dirigen a usted como abogado para saber:
1) Si pueden constituir una SL con 50.000 euros de capital inicial, divididos en 50 participaciones de 1000 euros cada una, pudiendo desembolsar de momento sólo el 25% de esa cantidad.
El capital inicial sería más que suficiente para constituir una Sociedad Limitada, ya que el art. 4.1. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, TRLSC) establece que dicho tipo societario requiere un capital mínimo de 3.000 euros.
Lo que no sería posible es realizar un desembolso parcial como el sugerido por los hermanos, dado que es contrario a la obligación de carácter imperativo contenida en el art. 78 TRLSC, que establece que las participaciones sociales en que se divida el capital de la sociedad de responsabilidad limitada deberán estar íntegramente asumidas y desembolsadas en el momento de otorgar la Escritura de Constitución.
2) pueden organizar la administración con dos administradores mancomunados?
No habría inconveniente en dicho modo de organizar la administración, dado que es una de las opciones propuestas por el art. 210.1 TRLSC.
3) uno de ellos puede aportar trabajo a cambio de participaciones?
No sería posible tal opción, dado que el art. 58 TRLSC limita las aportaciones a bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, prohibiendo expresamente en su apartado 2 la posibilidad de que el trabajo o los servicios sean susceptibles de considerarse aportación.
4) han de incluir los Estatutos sociales en la Escritura de constitución, además de los datos antes citados o pueden incorporarlos después al RM?
A tenor de lo dispuesto en el art. 22.1.d) TRLSC, es obligatorio incluir en la Escritura de Constitución, entre otras menciones, los Estatutos sociales. De no incluirlos, el notario no debería otorgar dicha escritura ni el Registro Mercantil inscribirla, por faltar un elemento esencial de los requisitos de la misma.
Por otra parte, quieren registrar la marca “AZUNDRÍN” para sus azulejos, pues es el signo que venían utilizando desde hace ya una década. Quieren saber si:
5) han de inscribir la marca en la OEPM o en la EUIPO y qué diferencia hay entre una oficina y otra?
Como asesores jurídicos, habría que preguntar a los hermanos cuál es su ámbito de mercado, dado que para saber qué registro (OEPM o EUIPO) es más conveniente a sus intereses legales y económicos es necesario valorar el territorio en el que comercialicen sus azulejos.
En la OEPM se registran las marcas nacionales, que se definen en el art. 4 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) como aquellos signos susceptibles de representación gráfica que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
El registro en la OEPM es constitutivo del derecho sobre la marca (art. 2.1 LM). Dicho derecho tiene una vertiente positiva, que se traduce en el derecho en exclusiva de su uso en el tráfico económico (art. 34.1. LM) y una vertiente negativa, consistente en el ius prohibendi, esto es, el derecho de prohibición de uso a terceros no autorizados (art. 34.2 a 34.5 LM) y en el ius oponendi, el derecho de oposición al registro de marcas posteriores idénticas o similares (art. 6 LM). Para conseguir dicho registro es necesario seguir los trámites previstos en los arts. 11 y ss. LM. Una vez concedida, la marca se otorga por 10 años renovables indefinidamente (art. 31 LM).
En la EUIPO (antigua OAMI) las bases para obtener una marca de la Unión (antigua marca comunitaria) son muy similares a las expuestas para la marca nacional, aunque con importantes matices. La normativa aplicable es el Rto. UE 2017/1001, Sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE).
A efectos del caso que nos ocupa, interesa resaltar que la marca de la Unión conferiría los mismos derechos señalados a nivel nacional pero, en este supuesto, a nivel comunitario.
Para ello, debe cumplirse el procedimiento de registro establecido en los arts. 30 y ss. RMUE, del que destacaremos como novedoso que sólo permite el Registro de marcas de la Unión ante la EUIPO (con el antiguo sistema, se podían presentar solicitudes de marca comunitaria ante las oficinas nacionales).
En conclusión, habría que valorar el interés de proteger el signo que se ha venido utilizando sin registrar en función del ámbito territorial de la distribución del mismo, puesto que el ámbito de aplicación de cada norma difiere enormemente (a nivel nacional o a nivel comunitario), así como el coste de la solicitud y del mantenimiento de la marca.
6) una vez inscrita su marca, podrían actuar contra uno de sus distribuidores que está suprimiendo el signo de sus azulejos, sustituyéndolo por otro en el empaquetado?
La concesión de la marca permitirá a sus titulares prohibir que el distribuidor suprima el signo de los azulejos en aplicación del art. 34.4 LM, que prevé expresamente que “el titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.”