Arbitraje en el marco de la propiedad Intelectual

A) Cuestiones preliminares

La Ley de Marcas recoge la institución del arbitraje teniendo como antecedente más inmediato la previsión contenida en el apartado segundo del artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). No puede negarse a este precepto su carácter vanguardista en la difícil tarea de abrir nuevas vías para que en sectores determinados puedan cohabitar el sistema tradicional de la administración de justicia, función encomendada al Estado, con otras vías más dinámicas de solución de conflictos que por su propia naturaleza se adecúan con mayor flexibilidad a las exigencias de un mercado globalizado y cambiante que demanda eficacia y rapidez en la toma de decisiones, a fin de evitar que una falta de agilidad en la respuesta pueda generar situaciones de incertidumbre nada favorecedoras de la confianza, factor esencial del desarrollo económico. Sin que por ello pueda dejar de lamentarse esa suerte de confusión que parece invadir al legislación sobre la distinción entre arbitraje administrativo y el que carece de tal cualidad (por el que, sin duda, se decanta), y cuyo resultado final no es sino la pérdida de una oportunidad inmejorable (tanto en razón a la materia afectada como al instrumento empleado), para brindar al ciudadano desde la propia Administración, esa vía alternativa a que antes nos referíamos y que la sociedad demanda.

El ámbito concreto de la Propiedad Industrial, dada su especificidad, su complejidad y su indudable valor como elemento coadyuvante para mantener la sanidad de una economía caracterizada por la concurrencia de una pluralidad de operadores económicos que ofertan bienes o servicios semejantes o intercambiables, resulta un campo idóneo para la institución del arbitraje.

Convendría decir que el esquema originalmente previsto por el legislador no es el que finalmente cuajó en el artículo que ahora se aborda, incorporándose (a nuestro entender con indiscutible acierto) algunas observaciones formuladas por el Consejo de Estado cuya finalidad fue potenciar principios clásicos del derecho registral en favor del interés público y de la seguridad jurídica.

B) Materias que pueden someterse a arbitraje

El apartado I del artículo 28 hace una primera aproximación, de carácter general y, por tanto, muy amplia a la determinación de la materia sobre la que se pueden celebrar convenios arbitrales. Así, se dice que podrán someterse a arbitraje «las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca». Quiere esto decir que los asuntos controvertidos deberán aparecer durante el procedimiento previsto para la inmatriculación de un signo, sin que pueda interpretarse que exista una restricción en lo relativo al sentido de los actos o decisiones, quedando comprendidos tanto los acuerdos concesionales como las resoluciones denegatorias de la Administración.

En cuanto al alcance del concepto de interesado que aparece en este primer apartado, si se tiene en cuenta lo que se dispone en el inciso 3, letra c), se llega a una conclusión similar a la ya vista cuando se trató el tema de la legitimación para recurrir (v. supra, comentario al art. 27), lo cual resulta lógico si se parte de la premisa de que el arbitraje es un medio destinado (como así resulta expresamente de la Ley 30/1992) a sustituir al recurso administrativo ordinario que proceda contra el acuerdo litigioso.

Por otra parte, ya en este primer inciso se hace una referencia a la legislación aplicable a la materia («de conformidad a lo establecido en el presente artículo»), que se complementa con la previsión del apartado 6, que invoca la Ley 36/1988, de 5 diciembre, reguladora del Arbitraje (referencia que, desde el 26 de marzo de 2004 habrá de entenderse hecha a la Ley 60/2003, de 23 diciembre, de arbitraje, sustitutiva de la anterior), en todo lo no previsto por el precepto que nos ocupa de la Ley de Marcas. Por tanto, habrá de estarse, en primer lugar, a la regulación especial (que presenta algunas significadas diferencias con lo que, en relación a esta institución, prevé el art. 107.2 LRJ-PAC) y, supletoriamente, a la Ley que, con carácter general, disciplina el arbitraje.

El apartado 2 delimita, mediante un doble sistema, las materias concretas sobre las que puede tersar el convenio arbitral (delimitación positiva), y aquellas sobre las cuales no será posible utilizar esta vía (delimitación negativa).

Así, el arbitraje sólo podrá referirse a las prohibiciones relativas que contemplan los artículos:

1) 6.1.b), previsión que da lugar a tres situaciones de hecho: semejanza entre marcas que se apliquen a productos/servicios idénticos; identidad entre marcas que reivindiquen productos/servicios semejantes, y semejanza entre marcas que identifiquen productos/servicios semejantes.

Los supuestos de doble identidad (que es cuando quedan afectados signos productos/servicios), no están comprendidos en la letra b) del artículo 6.1, sino en la a), con lo cual no pueden esas cuestiones someterse a arbitraje. En el primer borrador de Anteproyecto de la actual Ley 17/2001, sí quedaban comprendidos dichos supuestos, pero el dictamen del Consejo de Estado de 25 de enero 2001 objetó tal previsión al entender que ello daría lugar a que, mediante convenio, pudiera afectarse el interés público y llegarse al extremo de la coexistencia registral de signos idénticos para productos/servicios idénticos, con lo que se frustaría la finalidad que persigue la publicidad registral. Criterio el señalado por el Alto Tribunal Consultivo inobjetable, puesto que si de la inscripción registral tiene que derivarse algo (además de las acciones específicas de defensa que concede la Ley) es, precisamente, la protección al tercero que confía en la apariencia registral, y la doble inmatriculación no es sino una desnaturalización de tal principio. La marca está concebida como un instrumento que sirve tanto al empresario como al consumidor. La tensión entre los intereses de unos y otros es lo que garantiza el equilibrio: si éste se rompe, la función esencial de la marca se desdibuja y termina por diluirse.

2) 7.1.b), precepto que contiene una previsión perfectamente simétrica a la que acaba de verse, pero referida no ya a semejanza entre marcas, sino entre la marca solicitada y un nombre comercial anterior. Debe tenerse por reproducido, en consecuencia, lo expuesto supra tanto en lo relativo a la exclusión (marca solicitada idéntica a nombre comercial anterior), como a las observaciones.

3) Artículo 8, incompatibilidades con marcas y nombres comerciales notorios y renombrados.

4) Artículo 9, referido a las incompatibilidades entre la marca solicitada y otros derechos anteriores merecedores de protección y cuyo poder obstativo sólo puede ser obviado mediante la autorización del afectado.

La Ley excluye como materia susceptible de arbitraje, de modo expreso, las cuestiones relativas a la concurrencia de defectos formales (temas que se suelen presentar con relativa frecuencia durante la tramitación del procedimiento de registro al que se refiere el apartado 1), y las prohibiciones absolutas de registro. La razón es que, tanto unos como otras, afectan al interés público, no pudiendo (ni debiendo) quedar la decisión de los mismos en manos de las partes interesadas, que estarán pendientes, de modo preferente, de sus propios intereses, no siempre coincidentes con los de la generalidad del público.

C) Partes en el convenio arbitral

Dispone el apartado 3 que es requisito para la validez del convenio arbitral que esté suscrito: por el solicitante; por los titulares de derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca (entendemos que la referencia queda hecha tanto a los titulares de derechos anteriores registrales como extrarregistrales; lo relevante es que la oposición formulada se haya entendido procedente y, en consecuencia, haya logrado su objetivo que era impedir la inmatriculación del signo posterior); por los titulares de derechos anteriores que hubieren formulado oposición al registro de la marca (al igual que en el supuesto anterior, los derechos anteriores podrán ser los previstos en los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas; la diferencia radica en que sus oposiciones han sido desestimadas por entenderse que no concurrían los supuestos de hecho previstos en la normativa), y, finalmente, por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

En los casos referidos supra en segundo y tercer lugar (titulares de derechos anteriores), la norma exige que el convenio lo suscriban, además de los titulares de los derechos afectados, los licenciatarios exclusivos inscritos, previsión que entendemos hecha con una finalidad tuitiva del particular «status» de estos interesados en base a las previsiones contenidas en el artículo 48.6 y la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, y, por remisión de esta última, el artículo 124 de la Ley de Patentes.

D) El convenio arbitral

Según el apartado 4, el convenio arbitral deberá ser notificado por los interesados a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca, y antes de que gane firmeza el acto administrativo que le hubiera puesto término. Por tanto, el plazo para efectuar la notificación preceptiva es, o bien los plazos para interponer el recurso de alzada, para lo que habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992 (por reenvío del art. 27 de la Ley de Marcas), o, si se ha interpuesto el recurso de alzada, antes de que el mismo se resuelva. Es importante destacar que en este segundo caso el plazo se extiende hasta que se dicte resolución expresa, puesto que cuando el sentido del silencio es desestimatorio (y en vía de recurso siempre lo es —v. art. 43.2 LRJ-PAC— salvo que el acto recurrido se entendiera desestimado por silencio, supuesto que no puede darse en relación a la tramitación de signos distintivos a tenor de lo dispuesto en el art. 8.1 del Real Decreto 441/1994), éste tiene el único efecto de dejar expedito el acceso a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, pero no puede conceder firmeza al acto (en igual sentido, art. 4.4 de la Ley 23/2002, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 18 noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos en relación con el régimen del silencio administrativo, por el que se modifica el artículo 81 de la Ley 13/1989, de la citada Comunidad Autónoma).

Cuando la norma se refiere a «acto administrativo que hubiere puesto término al procedimiento», habrá que estar a lo dispuesto en el Capítulo IV, del Título VI, y al artículo 43.3, primer párrafo, de la Ley 30/1992, LRJ-PAC.

Resuelto el recurso de alzada contra el acuerdo de concesión o denegación del signo, queda habilitada la vía contencioso-administrativa salvo que se hiciera valer ante la OEPM la firma de un convenio arbitral.

Si se hubiere interpuesto recurso administrativo ordinario con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido el recurso. Si, por el contrario, se suscribe el convenio arbitral, mientras éste sea válido, no podrá interponerse el referido recurso, que se inadmitirá (apartado 5).

En el supuesto de interponerse recursos frente al laudo arbitral, la presentación de los mismos deberá comunicarse a la OEPM. Asimismo, se notificará de modo fehaciente a dicho Organismo la firmeza del laudo arbitral para que se proceda a su ejecución.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el apartado 6, el laudo arbitral firme tiene, para las partes afectadas, valor de cosa juzgada, efecto que habrá que entender opera no sólo en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que se extiende al civil, según se deriva del artículo 53 de la Ley de Marcas.